驳回时机中听证原则的把握

驳回时机中听证原则的把握

李腾 孙文

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，天津 300304

摘要：本文主要对审查程序中的听证原则及事实认定进行了初步探讨，并结合具体案例进行了分析,对专利审查实践具有一定的参考意义。

关键词：驳回时机 听证原则 同类缺陷

1引　言

《专利审查指南》^[1]（以下简称指南）第二部分第八章第2.2节规定：“在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会，即审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人”。

虽然指南对专利审查过程中的驳回时机做了详细的规定，但是在审查实践中仍然会存在难以把握驳回时机的情况出现。下面将以一个案例分析驳回时机中该如何把握听证原则。

2案例分析

【案例1】

相关案情：

原始权利要求有4项，权利要求1为独立权利要求，权利要求2-4为引用独立权利要求1的从属权利要求。

本案实审阶段的程序为：

（1）一通引用对比文件1指出权利要求1、2和4不具备新颖性，权利要求3不具备创造性；

（2）申请人答复一通未修改；

（3）二通评价权利要求1、2和4不具备新颖性，权利要求3不具备创造性，未改变对比文件；

（4）申请人答复二通时将说明书记载的特征加至权利要求1；

（5）三通指出全部权利要求1-4相对于对比文件1和公知常识不具备创造性；

（6）申请人答复三通时再次将说明书记载的特征加至权利要求1；

（7）审查员以全部权利要求1-4相对于对比文件1和公知常识不具备创造性为由驳回本申请。

问题：审查员的驳回决定是否符合听证原则？

分析：专利审查中的听证相比于一般行政行为的听证，有其自身的特点。在专利审查过程中，申请人可以针对审查意见对专利申请文件进行修改，申请文件的修改使专利审查针对的文本发生变化，从而导致听证针对的事实、理由可能处于不断地变化之中。如果严格按照听证原则的规定，那么在申请人不断修改申请文件的情况下，审查程序将可能无限期延长。为此，指南关于驳回申请的条件的规定在一些情况下需要兼顾听证原则与程序节约原则，以保证行政效率。

听证原则和效率原则均是行政程序中的基本原则。听证原则是保障申请人利益，维护专利审批公平公正的程序保障。行政效率是政权的生命，没有基本的行政效率，就不可能实现行政权维护社会所需要的基本秩序的功能。在专利审批中的程序节约原则体现的即是效率原则。听证与效率之间存在一定的矛盾性，过分地强调听证，必然影响效率；反过来，过分强调效率，必将影响公平公正。因而需要在二者之间寻求一种平衡，即需要兼顾听证原则与程序节约原则，考虑到专利审批事实、理由可能不断变化的特点，更需如此。同时，指南规定，审查员不得以节约程序为理由而违反听证原则，这体现出了审查政策偏向于首先保障专利审批公平公正的价值取向因此，在判断驳回是否满足驳回时机时，其关键在于驳回是否满足了听证，同时兼顾程序节约。单纯以申请人是否修改申请文件或者以审查意见通知书次数作为是否符合驳回时机的考虑因素都是片面的。

对于驳回是否满足听证，其把握的重点在于，驳回决定中所依据的由认定的事实、适用的法律条款和使用的证据三者共同界定的专利申请存在的缺陷对申请人而言是否是可以预期的，申请人是否能够在审查意见通知书所告知的内容的基础上，理性认识到该缺陷的存在。如果申请人通过审查意见通知书告知的内容已认识到缺陷的存在，对于驳回所依据的同类缺陷不感到突兀和意外，则驳回符合听证原则。

具体到案例1，对于权利要求3，在做出驳回决定之前，权利要求3不具备创造性的事实、理由和证据在第二次审查意见通知书(以下简称“二通”)、第三次审查意见通知书(以下简称“三通”)均已告知申请人，申请人在答复三通时的再次修改已经构成了指南所规定的同类缺陷的情形，即再次修改导致事实改变，但理由、证据没有改变的情形，因此无需再发出通知书，可以直接做岀驳回决定，以兼顾程序节约原则。因此，针对权利要求3的驳回符合指南规定的驳回时机。

对于权利要求1、2和4，审查员在第一次审查意见通知书(以下简称“一通”)和二通中均指出权利要求1、2和4不具备新颖性，在三通中基于同样的证据，首次告知申请人权利要求1、2和4相对于对比文件1和公知常识不具备创造性。尽管新颖性条款和创造性条款同属于专利法第22条，但新颖性的判断主要基于发明是否属于现有技术，而创造性重在判断发明与现有技术相比是否具有突出的实质性特点和显著的进步，二者理由不同，因而新颖性条款和创造性条款在驳回时属于不同的驳回理由。但二者同时又存在紧密的内在逻辑联系，即不具有新颖性的方案显然同时不具备创造性。申请人在克服新颖性缺陷时，一般会施加合理注意是否同时克服了相对于所引用的证据不具备创造性的缺陷本案中，审查员在一通、二通中均评价了权利要求1、2和4的新颖性，同时评价了引用权利要求1的权利要求3相对于对比文件1和公知常识不具备创造性。通过第一、二次审查意见通知书中针对权利要求3的审查意见，申请人已经认识到，在权利要求1的基础上用权利要求3的附加技术特征进一步限定的技术方案相对于对比文件和公知常识是不具备创造性的。二通后申请人在权利要求1中增加了说明书中记载的技术特征，权利要求1、2和4的新颖性缺陷已被克服。审查员在三通又进一步指出修改后的权利要求1、2、4相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性。通过上述一通、二通和三通，申请人已能够预期到仅仅増加公知常识式的修改不能克服创造性缺陷。

尽管申请人在三通答复时再次对权利要求进行了修改，似乎从形式上看，驳回所针对的事实，以及证据结合不同公知常识的证据使用方式均发生了改变，但需注意的是，这种证据与公知常识的结合相对于其他类型的证据及其使用方式的改变具有一定的特殊性，其原因就在于，公知常识是所属技术领域的技术人员知晓的所属领域普通技术知识。申请人、发明人具备所属领域技术背景，理应了解所属技术领域的公知常识。由于一通、二通和三通中均已经使用了对比文件与公知常识结合评述了以原权利要求1为基础的技术方案的创造性，申请人应已将公知常识划入其创造性判断循查对比的基础范围内。当申请人将说明书的技术特征补入到权利要求1以克服创造性缺陷时，理应对其是否属于公知常识有所判断和预期，故驳回决定所指出的缺陷没有超岀申请人理性认识的范畴，且同时兼顾了程序节约原则，符合驳回申请的条件。

4结语

在具体把握驳回时机时，除在满足指南规定的前提下，还需要考虑以下几个因素：一是该专利申请是否具备授权前景，二是如申请具备授权前景，此时通常应当给予申请人再次修改或陈述意见的机会，三是驳回决定的作出是否符合申请人的合理预期。综合考虑上述因素，在作出驳回决定时，审查员应当兼顾听证原则与程序节约原则，以更好地体现专利审查工作的价值，更好地服务于申请人和社会公众。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010（2019年修订）[M].北京知识产权出版社，2020.

作者简介：李腾（1988-），男，硕士研究生，助理研究员，主要从事通信领域发明专利审实质查；孙文（1987-），女，硕士研究生，知识产权师，主要从事通信领域发明专利审实质查。

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